Analiza Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012

Documentul analizat se gaseste pe site-ul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci:

 http://www.osim.ro/marci/instructiune5_17102012.pdf

ANALIZA

unor prevederi ale Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012

Materialul de față are ca obiect o analiză a Instrucțiunii de serviciu nr. 5/17.10.2012, privind procedura de examinare în cadrul Serviciului Mărci/Indicații geografice, (numită în continuare “instrucțiune”) elaborată și semnată de directorul general adjunct al Oficiului de Stat pentru Inventii și Mărci, dl. Dr. Ing. Alexandru Cristian Ștrenc, împreună cu directorul Direcției Juridice, Mărci, Desene și Modele, Cooperare Internațională, dl. Dr. Jur. Liviu Bulgăr, și șeful Serviciului Juridic, dna. Dr. Jur. Cornelia Moraru.

Analiza asupra instrucțiunii nu se va concentra asupra erorilor logice, gramaticale sau de altă natură, pe care aceasta le conține, ci se va axa doar pe contradicțiile între prevederile acestei instrucțiuni și reglementarile legale în vigoare, reglementări care guvernează în prezent protecția mărcilor și indicațiilor geografice în România, în principal Legea nr. 84/1998, republicată, (numită în continuare “lege” sau “legea mărcilor”, publicată în M.Of. nr. 350 din 27 mai 2010), regulamentul de aplicare al acesteia, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010 (numită în conținuare “regulament”, publicată în M.Of. nr. 809 din 3 decembrie 2010) și Ordonanța Guvernului nr. 41/1998, republicată, privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora (publicată în M.Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006).

De asemenea, analiza instrucțiunii nu se va opri asupra prevederilor legale care îndrituiesc directorul general adjunct al OSIM să emită un asemenea document, având în vedere faptul că art. 6 alin. 3 din HG nr. 573/1998, cu modificările ulterioare, face referire doar la atribuțiuni ale directorului general al instituției. Orice mandat special ar fi trebuit menționat în preambulul acestei instrucțiuni.

Inițierea modificării legii mărcilor a apărut în contextul aderării României la Uniunea Europeană, pentru implementarea în dreptul intern a prevederilor conținute de Directiva 89/104/CEE, care, până la adoptarea modificărilor (legea de modificare fiind Legea nr. 66/2010, publicată în M.Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010) a devenit Directiva 2008/95/CE, precum și de apropiere a reglementărilor interne de Regulamentul 207/2009 privind marca comunitară. Modificarea legii mărcilor nu a însemnat numai renunțarea la examinarea ex officio a cererilor de înregistrare marcă, ci și înscrierea într-o evoluție firească, în deplină concordanță cu tendințele europene, privind dobândirea drepturilor “de monopol” ce au ca izvor marca înregistrată. Aceasta evoluție este pe deplin confirmată de textele propuse pentru modificarea Directivei 2008/95/CE. În proiectul publicat pe site-ul Comisiei Europene se precizează, la pagina 11, primul paragraf (versiunea în limba română):

“În cele din urmă, abordarea ex officio creează incertitudine juridică, dat fiind că oficiile care aplică sistemul ex officio ridică obiecții, în măsura în care sunt vizate drepturile anterioare, numai pe baza drepturilor deja înregistrate pentru produse și servicii identice sau similare. În consecință, acestea nu pot oferi o garanție că o cerere care trece cu succes de controlul ex officio nu va fi respinsă ulterior pe baza unei mărci care a dobândit un renume pe piață și/sau pe baza unei mărci anterioare notorii care nu a fost înregistrată. Totuși, această situație duce la o redundanță inacceptabilă a procedurilor, care sunt atât cronofage, cât și ineficiente.”

Materializând aceste idei, proiectul de modificare a Directivei 2008/95/CE introduce, în conținutul articolului 41, următoarea obligație pentru Oficiile statelor membre:

”Examinarea ex officio pe care oficiile o întreprind pentru a decide dacă o cerere de înregistrare a unei mărci este eligibilă pentru înregistrare se limitează la absența motivelor absolute de refuz prevăzute la articolul 4.”

Cu mare satisfacție se poate constata că actuala lege mărcilor conține deja această prevedere, pentru care s-a întreprins de fapt întreaga acțiune de modificare a legii. Este vorba de prevederile art. 22 (3) (c) care, în esență, sunt conforme cu prevederile proiectului de modificare a Directivei 2008/95/CE. Ce folos însă dacă, prin voința a trei funcționari, este modificată o lege dată de Parlamentul României printr-un act juridic mult inferior, respectiv o instrucțiune de serviciu.

Este cunoscut faptul că legea mărcilor prezintă multe inconsecvențe care au generat de la bun început probleme. Aceste inconsecvențe pot fi rezultatul procesului legislativ prelungit (circa 5 ani), dar într-o mai mare măsură se datorează lipsei totale de coordonare și corelare a modificărilor aduse proiectului pe parcursul procesului legislativ, precum și necorelării dintre prevederile modificate și cele nemodificate din vechea lege a mărcilor. Trebuie avut în vedere faptul că a fost cazul unui proiect de modificare și nu de o lege nouă. Au fost deci modificate unele prevederi ale legii, altele rămânând nemodificate. Cu atât mai mult, corelarea continuă a prevederilor noi cu cele vechi, mai ales pentru că se intenționa schimbarea sistemului de examinare, era imperios necesară, iar prin analiza rezultatului, respectiv legea republicată, se dovedește faptul ca această activitate nu s-a realizat. Faptul că s-a intervenit asupra proiectului este absolut normal și nu poate reprezenta o scuză, acest lucru intrând în logica procesului de avizare, dar toate aceste modificări trebuiau corelate astfel încât să fie păstrată logica actului juridic și să fie atins obiectivul pentru care trebuia emis. Numai cu titlu de exemplu, deși legea are un articol de definiții, art. 3, acesta nu conține noțiunea de depozit reglementar al mărcii. Noțiunea este însă utilizată de nouă ori înainte să fie definită în alineatul 1 al art. 9, fiind una din noțiunile deosebit de importante în examinarea cererii de înregistrare a unei marci.

Din păcate instrucțiunea nu tratează niciuna din problemele principale ale legii, astfel încât argumentele prezentate în preambul sunt fără fundament. Până în vara anului 2012, deci în primii doi ani de aplicare, au fost înaintate conducerii OSIM mai multe proiecte de modificare a legii mărcilor, dar cu toate problemele întâmpinate în aplicarea acesteia, respectivele propuneri nu au fost luate în considerare, deși veneau din experiența lucrului de zi de zi cu legea nouă.

Așa cum am menționat anterior, aspectele activității de organizare a Serviciului Mărci nu fac obiectul acestei analize. Ele au fost artificial introduse pe alte considerente decât cele de management performant. Din acest punct de vedere nu menționăm decât faptul că enumerarea activităților de la pct. 6 al instrucțiunii este în dezacord cu obiectivul acesteia. Mai mult, chiar din conținutul pct. 6 transpare cunoașterea superficială a prevederilor legale de către cei care au elaborat această instrucțiune. Noțiunea de depozit național reglementar nu se regăsește în lege, după cum nici decizia de constituire a depozitului național reglementar nu este prevăzută de legea mărcilor, în forma sa actuală.

Ca ultimă remarcă de ordin general, instrucțiunea nu respectă principiul reglementării pentru viitor deoarece a fost dată în data de 17 octombrie 2012, iar în pct. 1 se arată că aceasta se aplică din data de 1 august 2012. Nu este precizat în conținutul instrucțiunii ce se întâmplă cu activitățile contrare prevederilor instrucțiunii, desfășurate în perioada când instrucțiunea trebuia respectată, numai că nu exista.  

Pct. 7 al instrucțiunii are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”Având în vedere necesitatea sprijinirii solicitanților, în conditiile crizei economice actuale, OSIM poate să acorde unele amânări Ia plata taxelor, dar fără prelungirea termenelor de examinarea și luarea unei hotărâri privind CIM, tinând cont de prevederile art 22 (5) din Lege. În toate situațiile, nu se va putea lua o hotarare fără plata taxelor restante pentru care s-a acordat amânarea.

În procedura de examinare de fond a unei CIM, înainte de luarea unel hotârâri, Ia împlinirea termenului de 6 luni sau de 3 luni in situatia examinarii cu urgenta, prima verificare se va face cu privire Ia existența plății taxelor legal prevăzute, funcție de care,dacă este cazul, se continuă examinarea de fond. În lipsa dovezii de plata a taxei de examinare la dosarul CIM, procedura de examinare fond nu se efectuează. Examinatorul de fond al CIM, poate notifica solicitantului cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului legal de examinare, că acesta are obligația, cf. OG.41/98, să achite taxa de examinare de fond a CIM, în caz contrar aceasta urmând a fi respinsă.”

Acest text intervine peste niște prevederi legale foarte clare cu privire la plata taxei de examinare. Este vorba de prevederile art. 14 din lege care acordă solicitantului un termen de 3 luni de la depunerea cererii pentru comunicarea dovezii plății taxei de examinare. Existența taxei de înregistrare în acest articol reprezinta o dovadă a necorelării prevederilor între legea nouă și legea veche, în legea nouă taxa de înregistrare, în formularea “taxa de depunere”, este cerută chiar la depunerea cererii, fiind condiție de depozit, ca și taxa de publicare (a se vedea art. 9 din lege). De asemenea, mai este vorba despre prevederile art. 16 (3) din lege care stabilește posibilitatea prelungirii termenului de plată a taxei de examinare cu două luni, fiind singura posibilitate legală de “amânare” la plata taxei de examinare. Aici trebuie amintite prevederile art. 1 și art. 36 (1)  din O.G. nr. 41/1998, republicată, privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare al acestora, reglementari care interzic efectuarea procedurilor fără plata taxelor legale. Mai trebuie precizat faptul că, chiar dacă contravențiile prevăzute de art. 36(1) din O.G. nr. 41/1998, republicată, rezultate din aplicarea instrucțiunii de mai bine de un an de zile, nu sunt constatate prin inacțiunea persoanei prevăzute de lege să o facă, aceasta nu înseamnă ca aceste contravenții nu există.

Textul pct. 7 al instrucțiunii are prevederi neclare și contradictorii. Se spune: În procedura de examinare de fond a unei CIM, înainte de luarea unel hotârâri, Ia împlinirea termenului de 6 luni sau de 3 luni in situatia examinarii cu urgenta, prima verificare se va face cu privire Ia existența plății taxelor legal prevăzute, funcție de care,dacă este cazul, se continuă examinarea de fond. Cu alte cuvinte, procedura de examinare se efectuează indiferent dacă există sau nu dovada de plată a taxei legale respective, iar existența ei este verificată înainte de luarea unei hotărâri, deci în final. Acest fapt contravine art. 1 din O.G. nr. 41/1998. În contradicție cu textul citat este următoarea teză a pct. 7 al instrucțiunii: În lipsa dovezii de plată a taxei de examinare la dosarul CIM, procedura de examinare fond nu se efectuează. Acest text este conform legii însă contrazis de cel dinainte, conform căruia examinarea se efectuează fără existența dovezii de plată a taxei de examinare. De fapt intenția autorilor a fost de a obliga examinatorii la efectuarea procedurii de examinare fără existența dovezii de plată a taxei de examinare la dosarul cererii de înregistrare marcă. Acest fapt este confirmat de următoarea teză a pct. 7 și de conținutul pct. 6 al instrucțiunii în care se spune: - Transmiterea în ,,Examinarea de fond” a cererii de înegistrare marcă, imediat după  publicarea electronică, fără a fi condiționată de existenta dovezii de plată a taxei pentru efectuarea procedurii de examinare la dosarul CIM.

Pct .7 al instrucțiunii are o teză finală în care se stabileste faptul ca: Examinatorul de fond al CIM, poate notifica solicitantului cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului legal de examinare, că acesta are obligația, cf. OG.41/98, să achite taxa de examinare de fond a CIM, în caz contrar aceasta urmând a fi respinsă. Aceasta prevedere nu își are niciun suport nici în lege, nici în regulament și comportă timp și bani consumați inutil deoarece momentul acestei

re-notificari a solicitantului este oricum în afara termenelor legale pentru achitatea acestei taxe.

Pct. 8 al instrucțiunii are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”In aplicarea art 5 alin. 1 lit.i) și m) din Lege, nu se publică marcile, care contin elemente sau care în integralitatea lor , sunt in mod vadit contrare ordinei pubice sau bunelor moravuri, ori care contin semne cu inalta valoare simbolică sau religioasa, ori de discriminare rasiala. Oprirea de la publicare a marcii, se face cu avizul Serviciului Juridic si va fi adusă Ia cunoștința solicitantulul în scris și motivat.”

Aceasta prevedere este complet în afara legii și regulamentului, care nu conțin nicio prevedere pe care o asemenea oprire de la publicare s-ar putea întemeia. Faptul este cu atât mai grav cu cât procedura de publicare, conform legii, are niște consecințe care pun sub semnul întrebării întreaga procedură privind cererea de înregistrare a unei mărci.

Trebuie făcută o paranteză. Pct. 8 al instrucțiunii scoate în evidență o problemă gravă a legii, care își are obârșia tot în lipsa de corelare a prevederilor legii vechi cu modificările aduse în 2010. În primul rând este important de precizat că legea veche a mărcilor nu prevedea publicarea cererii de înregistrare a mărcii, inspecția publică făcându-se abia dupa decizia OSIM de înregistrare a mărcii. Eroarea gravă a legii noi este aceea că obligă OSIM la publicarea cererii de înregistrare marcă înaintea examinării motivelor absolute de refuz. Și de aici, evident și alte consecințe nefericite, respectiv publicarea cererii înainte să capete validitatea necesară unui asemenea document, respectiv fără plata taxei de examinare, plată care reprezinta în fapt proba realei voințe de înregistrare a unei mărci. În acest sens a fost înaintată conducerii OSIM, în februarie 2011, o propunere de modificare a legii prin ordonanță de urgență, dar nu a fost luată în considerare.

Este important de precizat faptul că publicarea cererii de înregistrare marchează intrarea acesteia într-o perioadă de protecție provizorie. Aceasta protecție provizorie conferă solicitantului drepturi similare cu ale titularului mărcii înregistrate. În condițiile în care în prezent OSIM publică cererile de înregistrare marcă doar în urma unei examinări formale, fără nici o examinare de fond, cred că este evident ce consecințe poate avea acest lucru, câte abuzuri pot să apară în acest caz.

Pct. 9 al instrucțiunii conține următoarele prevederi (citat cu erori cu tot):

”În conformitate cu prevederile Art.13 din Regulament, in vederea constituiril depozitului reglementar, Biroul examinare preliminară, examinează CIM depuse pe cale națională.

În cadrul procedurii de examinare preliminară, examinatorul verifică dacă obiectul CIM, este conform cu întelesul art.2 din Lege, respectiv dacă este îndeplinită conditia ca,,semnul ce constituie marca sa permita a distinge produsele sau servicille unei intreprinderi de cele ale altei intreprinderi”, ca funcție esentiala a mărcii.

Verificarea se face în cadrul Biroului Examinare Preliminară la identitate de marcă (nu prin ecuatie de căutare trunchiată) pentru produse identice sau similare.

Verificarea se face în Registrul mărcilor înregistrate în RO depuse pe cale națională, în Romarin pentru mărcile internaționale ce desemnează România (în sistemul Madrid) cât și pentru mărcile comunitare. Verificarea nu se face pe Google.

Rezultatul acestei verificari se mentioneaza intr-un ,,Raport de cercetare” în care se indica cel putin nr. mărcii identice, și respectiv titularul acesteia. Raportul de cercetare constituie un standard de calitate, impus de către OSIM, pentru procesarea unei CIM în examinarea preliminară.

In cazul în care, în urma verificării , a rezultat existența unei mărci identice, pentru produse identice din aceiași clasă sau pentru produse similare din clase diferite, înregistrate pe cale natională, internațională, comunitară, aceasta urmează să fie menționată expres, ca atenționare, în ,,Notificarea de constituire a depozitului reglementar și atribuire a datei de depozit” a CIM, care va fi însoțită de ,,Raportul de cercetare”.

“Notificarea de constituire a depozitului reglementar” care conține și o atenționare privind existența unei marci identice înregistrată, însoțită de ,,Raportul de cercetare” se comunică atat solicitantului, respectiv mandatarului dacă acesta are un mandatar, cat și spre știintă titularului mărcii identice înregistrată.”      

Cu toată formularea alambicată, acest punct al instrucțiunii introduce două proceduri neprevăzute de lege sau de regulament. Este vorba, în primul rând, de cercetarea documentară pentru identificarea unor mărci identice anterior înregistrate. Nu numai că această activitate nu este prevăzută de lege, dar ea nu este nici necesară în procesul de examinare. În schimb,  înseamnă resurse umane dislocate din activitățile prevăzute de lege și alocate unor activități neprevăzute de lege sau de regulament. În al doilea rând, este vorba de atenționarea solicitantului cererii în cauză și titularului mărcii anterior înregistrate rezultat în urma verificării introduse arbitrar, titular care, având în vedere bazele de date în care se face verificarea, poate fi oriunde în lume.

Foarte important de precizat este și faptul că această procedură, pe langă resursele umane consumate, grevează și asupra bugetului OSIM prin costul trimiterilor poștale rezultate din aplicarea acestor prevederi în afara legii și inutile, rezultate din neînțelegerea mecanismelor examinării unei cereri de înregistrare marcă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, mai trebuie precizat faptul că, în cadrul Serviciului Mărci din OSIM examinarea preliminară este efectuată doar din punct de vedere formal și, în nici un caz, nu se face examinarea distinctivității mărcii, așa cum se sugerează în al doilea paragraf al pct. 9 al instrucțiunii. Distinctivitatea mărcii iși are sediul materiei în art. 5 din lege și este un atribut al examinării de fond. Se face însă o confuzie gravă între distinctivitatea mărcii și disponibilitatea ei, dar acest aspect va fi tratat la analiza pct. 12.

Pct. 10 din instrucțiune are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”După constituirea depozitului reglementar al CIM, acesta se publică pe cale electronică, în termen de 7 zile, cf. prevederilor art.17 din Lege, în ordine cronologică Ia împlinirea termenului (nu săptămânal). Publicarea electronică va conține, după caz și mențiunea identificării unei mărci identice.

Publicarea electronică a CIM conform art.17 din Lege, nu va fi condiționată de plata taxelor de publicare, avand în vedere ca Legea 84/1998 republicată, cît și OG. 41/1998 - anexa 4, nu prevăd taxe pentru publicarea electronică.

În cazul în care taxa de publicare nu este achitată, Notificarea de constituire a depozitulul va conține în temeiul art.13 alin.(5) din Regulament și o atenționare privind lipsa taxei de publicare a CIM și termenul în care aceasta poate fi plătită. Conform art. 13 aIin.(5) din Regulament, in situatia in care solicitantul nu regularizeaza plata taxei in termenul legal de 3 luni, CIM este respinsa de către examinatorul care procesează dosarul CIM.”

Din cauza lipsei experienței în examinarea cererilor de înregistrare marcă și prin ignorarea principiilor elementare de drept s-a ajuns la prima teză din acest punct 10 al instrucțiunii. În primii doi ani de aplicare a legii, publicarea cererilor s-a facut săptămânal. Aceasta însemna efectuarea unei singure proceduri de publicare pe parcursul unei saptamani, editarea unui singur Buletin Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) secțiunea “Cereri de înregistrare marcă”. Acum, în urma aplicării prevederilor instrucțiunii, cererile se publică zilnic și tot zilnic se editează câte un BOPI pentru secțiunea amintită. Pe lângă creșterea volumului de muncă efectuat, fără nici un avantaj pentru OSIM sau pentru solicitanții sau titularii mărcilor anterior înregistrate, această abordare a publicării cererilor de înregistrare marcă reprezintă un dezavantaj major pentru orice persoană interesată. Eliminarea examinării ex officio a motivelor relative de refuz înseamnă și supravegherea continuă a cererilor de înregistrare depuse. De unde până la apariția instrucțiunii era necesară săptămânal o singură intrare pe site-ul OSIM, acum este necesară o supraveghere zilnică a cererilor de înregistrare marcă ceea ce duce la creșterea substanțială a costurilor acestei activități.

Ceea ce urmează în acest pct. 10 al instrucțiunii este aberant. Deși legea prevede foarte clar, prin coroborarea art. 9 și art. 17, faptul că o cerere de înregistrare marcă nu este publicată fără achitarea taxei de publicare, aceasta fiind condiție de depozit potrivit art. 9 din lege, instrucțiunea impune publicarea fără îndeplinirea unei condiții legale pentru depozitul reglementar și impune examinatorilor executarea unei proceduri fără achitarea taxei legale pe motiv că legea, regulamentul și OG nr. 41/1998 nu prevad taxe pentru publicare electronică. Autorii instrucțiunii pun deci examinatorii OSIM să încalce legea, făcându-i pasibili de pedeapsa contravențională prevăzută de art. 36 (1) din OG nr. 41/1998, republicată. Autorii instrucțiunii cred că utilizând un joc de cuvinte, publicare electronică în loc de publicare, în format electronic, legea poate fi eludată. Ceea ce este aberant în continuarea pct. 10 al instrucțiunii este faptul că dacă “solicitantul nu regularizează plata taxei în termenul legal de 3 luni” acest lucru conduce la respingerea cererii. Cu alte cuvinte, neplata taxei de publicare conduce la respingerea cererii de înregistrare marcă, dar publicarea în sine (în format electronic) se poate efectua fără dovada de plată a taxei de publicare!?! În ultima teza a pct. 10 este invocat art. 13 (5) din regulament și nu putem să nu ne întrebam dacă a fost într-adevăr citită această reglementare. Acest art. 13 (5) spune în esență că, solicitantul are trei luni să completeze lipsurile în constituirea depozitului și faptul că data depozitului este data la care aceste elemente au fost comunicate OSIM. Această prevedere, coroborată cu prevederile art. 17 din lege, care spun că sunt publicate numai cererile care au data de depozit, dau adevărata dimensiune a ilegalității pct. 10 din instrucțiune.

Implicațiile acestei ilegalități sunt importante, încurajând fraudele care deja s-au făcut privind înregistrarea mărcilor. Și aceste aspecte au făcut obiectul unei propuneri de amendare a legii, de asemenea ignorată de conducerea OSIM. Publicarea cererilor de înregistrare marcă fără plata taxei de publicare este complet ilegală, dar nu numai atât. Această prevedere din instrucțiune grevează asupra veniturilor OSIM deoarece se efectuează publicarea cererii fără a avea niciun control asupra plății ulterioare a acestei taxe legale. De asemenea, favorizează persoanele care văd în înregistrarea mărcilor un mijloc de extorcare de bani de la titularii mărcilor anterior înregistrate. Cazurile sunt cunoscute, inclusiv de catre autorii instrucțiunii, și nu sunt puține.

Pct. 11 al instrucțiunii conține următoarele prevederi (citat cu erori cu tot):   

”După constituirea depozitului reglementar al CIM, “Notificarea de constituire a DR”, cât și “Publicarea CIM” în BOPI, Biroul Examinare preliminară transmite de îndată dosarul CIM, Ia Biroul Examinare de fond, în vederea efectuării procedurilor de examinare legal prevăzute. Preluarea dosarelor CIM în Biroul.examinare de fond nu va fi condiționată de existenta plății taxelor de examinare.

Repartizarea dosarelor CIM în cadrul Biroul.examinare fond se fac în mod egal, aleatoriu, toți examinatoril avînd competențe egale si fara luarea in considerare a unor anumite specializări pe anumite clase, ori motive absolute/relative, ori dosare cu sau fără opoziție formulate.

În procedura de examinare de fond a CIM, se va examina îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de art.22, art.2 și art 5 din Lege.

În privința prevederilor art 5 (1) lit.a) , coroborate cu prevederile art.2 din Lege, respectiv indeplinirea conditiei ca “semnul sa permita a distinge produsele sau intreprinderi de cele ale altei intreprinderi”, examinarea se va face Ia nivel de identitate ori similitudine, pînă la riscul de confuzie în percepția consumatorului, pentru produse/servicii identice din aceeași clasă ori pentru produse/servicii similare din clase diferite. ”

În contradicție cu prevederea legală foarte clară, respectiv art. 22 (3) care precizează ce trebuie examinat cu privire la o cerere de înregistrare marcă, în pct. 11 instrucțiunea introduce și alte criterii, respectiv examinarea în raport cu mărci anterior înregistrate, ceea ce legea nu prevede, iar acest fapt este întărit de textul punctului urmator al instrucțiunii.

Pct. 12 din instrucțiune are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”Având în vedere prevederile:

-art. 8 potrivit caruia “ dreptul Ia marcă apartine solicitantulul care a depus primul in conditlile legi cererea de inregitrare a marcii:

-art. 6 alin.1 lit.a potrivit caruia “o marca este refuzata la inregistrare daca este identica cu o marca anterioara, iar produsele sau serviciile pentru care marca este solicitata sunt identice cu cele pentru care marca anterioarea este protejata”;

-art. 2 potrivit caruia “poate constitui marca orice semn . . . cu conditia ca aceste semne sa permita a distinge produsel ssau serviciile unei personae de cele ale altei persone” corelat cu art. 22 alin.2 lit. și respectiv cu art 5 alin.1 ,

OSIM va respinge cererile de înregistrare marcă pentru care în Raportul de cercetare, sau în orice alt mod, s-a mentionat/identificat, existenta unei marci anterioare identice pentru aceleasi clase produse , iar solicitantul nu a depus acordul din partea titularului marcii anterioare.”

În acest text se caută o modalitate pentru respingerea cererilor de marcă identice, într-o cu totul altă manieră decât prevede legea și este greu de înțeles ambiția autorilor instrucțiunii de a realiza acest lucru. Art. 8 din lege este cel care guvernează anterioritatea. Nu se poate o lege a mărcilor fără un asemenea articol pentru că există o succesiune temporală a înregistrării mărcilor care trebuie luată în considerare, iar art. 8 tocmai asta face. Art. 6 este citat incomplet. O marcă este respinsă la înregistrare și dacă este similară cu o marcă anterior înregistrată, iar produsele sau serviciile sunt identice sau similare de asemenea. Prin citarea trunchiata a art. 6 instrucțiunea introduce o discriminare inacceptabilă între titularii de mărci anterior înregistrate. Cu alte cuvinte, OSIM apără, cu de la el putere, pentru ca legea nu îi acordă această prerogativă, numai titularii mărcilor anterior înregistrate identice, iar ceilalți să facă bine să plătească pentru opoziție, pentru ca NOI, semnatarii instrucțiunii, nu-i luăm în seamă. Inacceptabil și incalificabil deopotrivă. Art. 6 este pus în operă de către art. 19 din lege, articol care stabilește procedura de opoziție. Fără acesta, art. 6 nu este decât o enumerare de situații și atâta tot. Art. 2 din lege reprezinta definiția mărcii, iar aici este citat trunchiat, autorii instrucțiunii având o înțelegere total greșită a noțiunii de distinctivitate a unei mărci. Este de neînțeles cum de Manualul de examinare OHIM este citat în mai multe situații pe parcursul instrucțiunii, dar nu a fost studiat și în ceea ce privește distinctivitatea unei mărci, pentru a se înțelege eroarea în care se află autorii instrucțiunii. În aceeași măsură, dacă nu chiar mai la îndemână, ar fi fost ascultarea opiniilor examinatorilor OSIM, cel puțin nu mai era necesară traducerea din limba engleză, abordarea fiind identică

Facem o paranteză pentru a explica. Cuvântul “pâine” nu poate fi înregistrat ca marcă pentru produse de panificație pentru ca este complet lipsit de distinctivitate, denumind efectiv produsul. Construcția “neagră cu semințe”, eventual însoțită și de un element grafic, este slab distinctivă, făcând aluzie la produsul respectiv. Cuvantul “Pegas” este distinctiv pentru produse de panificație și poate fi inregistrat ca marcă pentru aceste produse. Asta nu înseamnă că o cerere nouă pentru marca “Pegas” poate fi respinsă pe lipsă de distinctivitate deoarece oficiul a găsit o marcă anterioară identică și pretinde, în mod eronat, că acest fapt nu mai permite “a distinge produsele sau serviciile unei persoane de cele ale altei persoane”. Aceste lucruri fac parte din abecedarul examinării cererilor de înregistrare marcă.   

Revenind la pct. 12 al instrucțiunii, este complet ilegal ca printr-o construcție ambiguă, alcatuită din articole de lege citate trunchiat, examinatorii OSIM să fie obligați la încălcarea legii. Respingerea unei cereri de înregistrare marcă pe baza existenței unei marci anterioare, citată într-un raport de cercetare pe care legea nu îl prevede, fără a avea la bază o decizie în urma unei opoziții, este complet în afara legii. Și numai atât, dar aceasta denotă din nou lipsa de experiență și necunoașterea tuturor mecanismelor care reprezintă de fapt examinarea unei mărci. Respingerea cererii de înregistrare pe baza instrucțiunii, invocând deci o marcă anterioară în afara procedurii de opoziție, este complet ilegală și încalcă atât drepturile titularului mărcii anterior înregistrate cât și cele ale solicitantului. Poate este mai greu de înțeles, dar atât timp cât legea nu mai prevede examinarea ex officio a motivelor relative de refuz, OSIM nu mai are dreptul de utilizare a mărcilor anterior înregistrate împotriva unor cereri de înregistrare marcă și oricând poate fi acționat în instanța pentru utilizarea fără drept a unei mărci. Pe de altă parte, respingerea cererilor de înregistrare pe baza instrucțiunii încalcă dreptul la apărare al solicitantului cererii, drept conferit de lege prin posibilitatea solicitării dovezilor de folosință ale mărcii anterioare, în lipsa acestora cererea putând fi admisă. Toate aceste aspecte necesită experiența examinării cererilor de marcă, experiență care există cu prisosință în OSIM, dar care a fost nesocotită la elaborarea acestei instrucțiuni.

Pct. 13 din instrucțiune reprezintă o masură organizatorică, oricum modificată printr-un ordin ulterior.

Pct. 14 din instrucțiune conține următorul text (citat cu erori cu tot):

”În cazul formulării unei opoziții la inregistrarea unei mărci, aceasta va fi analizata fără a fi condiționată de plata taxelor de examinare a CIM, urmand ca solutionarea opozitiei sa se faca în termenul legal.

Toate procedurile vor fi efectuate în termenele legal stabilite, de regula in termen de maximum 6 luni de Ia publicarea DNR, astfel ca in examinare deciziile privind CIM să fie luate cu celeritate.”

Este adevarat că pe această chestiune îngustă, respectiv momentul când se începe examinarea unei opoziții depusă împotriva unei cereri de înregistrare marcă, nu exista prevederi legale exprese. Dar asta nu înseamnă că nu sunt soluții. În nici un caz cea prezentată în prima teză a pct. 14 al instrucțiunii, pentru că această soluție nu face decât să înlesnească frauda în înregistrarea mărcilor și nu respectă în niciun fel spiritul legii.

Va fi mai ușor de înțeles pe un exemplu. Să presupunem ca exista o marcă înregistrată “PREVENT” pentru câteva clase de produse, oarecare. La nivel local această marcă se bucura de un oarecare renume astfel încât atrage atenția nu numai consumatorilor onești, ci și altor “întreprinzători”. Unul dintre aceștia depune o cerere pentru înregistrarea mărcii “PREVENTE” pentru toate cele 45 de clase din Clasificarea Nisa. Costurile acestei operații, conform instrucțiunii, 36 de lei, aceasta însemnând ca cererea este deja publicată și intrată deci în perioada de protecție provizorie, situație în care solicitantul a început deja să notifice supermarketurile unde se vând produsele purtând marca “PREVENT” amenințând comercianții cu acționarea în instanța pentru contrafacere, fapt perfect posibil, conform art. 37 din lege. Conform instrucțiunii, OSIM nu va respinge aceasta cerere pentru ca nu este identitate nici de semne, PREVENT – PREVENTE, nici de produse sau servicii. Rămâne deci calea opoziției pentru care titularul mărcii anterioare trebuie să plătească 4.968 lei (a se vedea OG nr. 41/1998, republicată, anexa 4, pct. 13), adica exact de 138 de ori mai mult decât a plătit “întreprinzătorul” pentru a crea această situație. Și acum vin prevederile pct. 14 din instrucțiune care obligă examinatorul să analizeze opoziția fără sa aștepte ca “intreprinzătorul” să achite taxa de examinare. Rezultatul: titularul mărcii anterior înregistrate pierde 4.968 lei (nu mai discutam de onorariul consilierului) chiar dacă cererea de înregistrare a mărcii “PREVENTE” va fi respinsă pentru neplata taxei de examinare. La o ”propunere binevoitoare” de 3.000 de lei contra retragerii cererii de înregistrare marcă, deci eliminarea cheltuielilor cu opoziția (taxa plus onorariu consilier), oare ce va face titularul mărcii anterior înregistrate? Acest scenariu nu l-am inventat, el s-a întâmplat.

Soluția logică, normală, în spiritul legii nu este nici pe departe cea dată de pct. 14 din instrucțiune. Legea are în vedere, în procedura de opoziție, două părți egale în drepturi, iar aceste drepturi trebuie sa fie VALIDE, dreptul anterior opus și cererea de înregistrare marcă. Pe baza principiului simetriei, dacă opoziția poate fi suspendată până când dreptul anterior invocat devine valid (a se vedea art. 20 (3) din lege), așa trebuie să se întample și cu cererea de înregistrare marcă, iar analiza opoziției nu trebuie să înceapă decât dacă este achitată taxa de examinare, caz în care cererea de înregistrare marcă devine un drept valid, parte a procedurii de opoziție. Revenind la exemplul anterior, dacă cererea de înregistrare a mărcii “PREVENTE” a fost depusă cu bună credință atunci “întreprinzătorul” ar trebui să achite taxa de examinare în suma de 8.316 lei (a se vedea OG nr. 41/1998, republicata, anexa 4, pct. 3). Probabil că declarația din formularul cererii de înregistrare, la care îl obligă pct. 17 in instrucțiune, îl va determina să o facă!!!     

Pct. 16 din instrucțiune are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”În situația depunerii unei sau mai multor opozitii, privind aceeași CIM, vor fi avute in vedere urmatoarele principii:

a) -In cazul in care la o CIM sunt inregistrate mai multe opozitii se solutionează fiecare opozitie in parte, în ordinea cronologică a formulării acestora și se va emite un Aviz pentru fiecare opoziție soluționată.

b) -In cazul in care Ia o CIM sunt inregistrate mai multe opozitii, se solutioneaza fiecare opozitie in parte, fara a considera ca, la admiterea uneia, celelalte ramîn fără obiect.

c) -Avizele privind soluționarea unor opoziții formulate cu privire la aceeașì CIM, se transmit examinatorului de fond. Decizia privind CIM, va menționa expres avizele emise privind fiecare opozitie in parte și va fi motivată temeinic și complet.”

Și aceste “principii” conținute de pct. 16 din instrucțiune sunt ilegale în aceeași măsură în care sunt și prevederile conținute de pct. 14 din instrucțiune. Din nou nu se înțelege că părțile, într-o procedură de opoziție, trebuie sa fie egale și invocând drepturi valide. AMBELE! Ori dacă prima opoziție este soluționată în favoarea oponentului, iar cererea de marcă este respinsă în totalitate, atunci una din părțile implicate în cea de-a doua opoziție deține un drept incert și, conform principiului simetriei, aceasta trebuie suspendată până când decizia primei opoziții rămâne definitivă. Abia atunci se poate decide în cealaltă opoziție. Și da, dacă soluția este confirmată în final, cealaltă opoziție rămâne fără obiect și taxa trebuie returnată respectivului oponent. Ori, instrucțiunea, și în acest pct. 16, încalcă spiritul legii, impune o muncă inutilă și defavorizează în continuare titularii mărcilor anterior înregistrate.

Pct. 17 din instrucțiune impune (citat cu erori cu tot):

”In formularul tip al Cererii de inregistrare marcă, va fi introdusă o nouă rubrică cu urmatorul conținut : “ Solicitantul, declara pe propria raspundere, că cere înregistrarea mărcii cu buna credință.”

Oare nu se cunoaște faptul că, până la proba contrară, în toate cazurile buna credință este prezumată?

Pct. 18 din instrucțiune are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”Cererile de inregistrare marca depuse pe cale internațională, sunt examinate de Biroul Examinare cereri internaționale, conform prevederilor art 64 si 65 din Lege si Regulamentul Comun de execuție al Aranjamentului si Protocolului de Ia Madrid. ”

Deși aparent inofensiv, acest pct. 18 al instrucțiunii încalcă principiul tratamentului egal conținut de art. 2 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, actul de la Lisabona, prin aceea că prevederile instrucțiunii nu se aplică cererilor de înregistrare marcă depuse pe cale internațională. Acestea vor fi examinate “conform prevederilor art 64 și 65 din Lege și Regulamentul Comun de execuție al Aranjamentului și Protocolului de Ia Madrid”, ceea ce înseamnă ca nu vor “beneficia” de modificările și interpretările aduse legii și regulamentului de instrucțiunea în discuție, modificări și interpretări pe lângă lege și spiritul acesteia care rămân destinate doar cererilor depuse pe cale națională.

Prevederile instrucțiunii conținute de pct. 19 – 21 sunt inutile pentru că în OSIM, cel puțin după intrarea în vigoare a legii noi, respectiv din 10 mai 2010, s-a procedat în aceeași manieră, iar prevederile conținute de pct. 22 – 25 sunt chestiuni organizatorice.

Pct. 26 din instrucțiune are următorul conținut (citat cu erori cu tot):

”In situatia in care in baza art. 22 din Lege se solicita examinarea cu urgenta a cereril de inregistrare, aceasta trebuie să fie însoțita de dovada plații taxei de urgentare fara de care Serviciul Marci/Indicatli Geografice nu se poate incadra în examinarea CIM în 3 luni.

Solicitantul unei cereri de înregistrare marcă care dorește examinarea cu urgență trebule să menționeze aceasta in mod expres în formularul tip de Cerere înregistrare marcă, care va fi modificat corespunzător. Cererea de examinare cu urgență trebuie să fie însoțită de copia documentului de plată a taxei suplimentare de urgentare, potrivit art. 22, alin. 2 din lege.

Orice solicitare de examinare cu urgență depusă la OSIM după data publicării cereril de înregistrare marcă nu poate fi luată în considerare chiar dacă este însoțită de plata taxelor prevăzute de lege, iar plata facuta se restituie. ”

Există în drept un principiu cunoscut potrivit căruia ”ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”. Legea nu prevede nici o obligatie specială a solicitantului când acesta dorește o examinare cu urgență, în afara celei de plată a taxei de examinare substanțial mărită. Impunerea unui anumit moment pentru plata taxei de examinare de urgenta nu are nici o bază legala. Orice specialist de bună credință va întelege ca prevederile art. 22 alin 1 și 2, coroborate cu prevederile art. 1 din OG nr. 41/1998, republicată, înseamnă că perioada de 6, respectiv 3 luni curge de la momentul plății taxei și aceasta din cauza formularii din art. 22 (1) din lege, respectiv “sub condiţia achitării taxelor de înregistrare şi de examinare a cererii prevăzute de lege”. Examinarea de urgență este o cale specială care oricum nu poate eluda procedurile legale de examinare, respectiv procedura de opoziție, care înseamnă prelungirea perioadei de examinare cu mult peste cele 3 luni prevazute de lege. Ori, să pretinzi achitarea taxei de examinare de urgență la depunerea cererii, taxă care este de trei ori taxa normală de examinare, când încă nu se cunoaște dacă va fi sau nu depusă o opoziție la respectiva cerere de înregistrare, este și incorect față de solicitant, pe lângă faptul că este ilegal.   

Instrucțiunea nr. 5/2012 este o eroare începand de la tehnoredactare și până la majoritatea covârșitoare a conținutului ei. De ce a fost necesară modificarea grosolană a legii prin aceasta instrucțiune, de ce examinatorii OSIM au fost obligați să încalce legea aplicând această instrucțiune și cum se situează această acțiune a semnatarilor instrucțiunii față de infracțiunea de abuz în serviciu urmează să fie stabilit de organele în drept. 

Până la urma, aceasta instrucțiune este expresia incapacității de a întelege faptul că lumea s-a schimbat, că o instituție a statului nu mai poate dicta ceva pentru ca așa vrea ea, trebuie sa mai fie și legal, și nu numai atât. Trebuie sa fie orientat către persoanele care sunt interesate de serviciile oferite de instituție și achită taxele din care trăim noi cei care lucrăm în OSIM. În ziua de azi nimeni nu obligă pe nimeni să înregistreze o marcă, iar persoana interesată se va adresa unei institutii a statului român numai în măsura în care această instituție se face atractivă, respectă legea și îi respectă drepturile și interesele. Altfel, exista diverse posibilități de a obține înregistrarea unei mărci din care se poate alege, iar OSIM… va rămâne cu instrucțiunea!

Ovidiu Manoel DINESCU

10/01/2014