Despre răspunsul Ministerului Economiei la punctul 9 al instrucțiunii

Din ciclul:
Țara în care funcționarii fac legea sau ce se întâmplă în OSIM și nu vede nimeni, nici măcar cine trebuie!
Astazi despre punctul 9 al Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012  

Pct. 9 al instrucțiunii conține următoarele prevederi (citat cu erori cu tot):

”În conformitate cu prevederile Art.13 din Regulament, in vederea constituiril depozitului reglementar, Biroul examinare preliminară, examinează CIM depuse pe cale națională.

În cadrul procedurii de examinare preliminară, examinatorul verifică dacă obiectul CIM, este conform cu întelesul art.2 din Lege, respectiv dacă este îndeplinită conditia ca,,semnul ce constituie marca sa permita a distinge produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altei intreprinderi”, ca funcție esentiala a mărcii.

Verificarea se face în cadrul Biroului Examinare Preliminară la identitate de marcă (nu prin ecuatie de căutare trunchiată) pentru produse identice sau similare.

Verificarea se face în Registrul mărcilor înregistrate în RO depuse pe cale națională, în Romarin pentru mărcile internaționale ce desemnează România (în sistemul Madrid) cât și pentru mărcile comunitare. Verificarea nu se face pe Google.

Rezultatul acestei verificari se mentioneaza intr-un ,,Raport de cercetare” în care se indica cel putin nr. mărcii identice, și respectiv titularul acesteia. Raportul de cercetare constituie un standard de calitate, impus de către OSIM, pentru procesarea unei CIM în examinarea preliminară.

In cazul în care, în urma verificării , a rezultat existența unei mărci identice, pentru produse identice din aceiași clasă sau pentru produse similare din clase diferite, înregistrate pe cale natională, internațională, comunitară, aceasta urmează să fie menționată expres, ca atenționare, în ,,Notificarea de constituire a depozitului reglementar și atribuire a datei de depozit” a CIM, care va fi însoțită de ,,Raportul de cercetare”.

“Notificarea de constituire a depozitului reglementar” care conține și o atenționare privind existența unei marci identice înregistrată, însoțită de ,,Raportul de cercetare” se comunică atat solicitantului, respectiv mandatarului dacă acesta are un mandatar, cat și spre știintă titularului mărcii identice înregistrată.”      

Părerea mea despre pct. 9 al instrucțiunii, 

inclusă în analiza trimisă în atenția Domnului Ministru:

Cu toată formularea alambicată, acest punct al instrucțiunii introduce două proceduri neprevăzute de lege sau de regulament. Este vorba, în primul rând, de cercetarea documentară pentru identificarea unor mărci identice anterior înregistrate. Nu numai că această activitate nu este prevăzută de lege, dar ea nu este nici necesară în procesul de examinare. În schimb,  înseamnă resurse umane dislocate din activitățile prevăzute de lege și alocate unor activități neprevăzute de lege sau de regulament. În al doilea rând, este vorba de atenționarea solicitantului cererii în cauză și titularului mărcii anterior înregistrate rezultat în urma verificării introduse arbitrar, titular care, având în vedere bazele de date în care se face verificarea, poate fi oriunde în lume.

Foarte important de precizat este și faptul că această procedură, pe langă resursele umane consumate, grevează și asupra bugetului OSIM prin costul trimiterilor poștale rezultate din aplicarea acestor prevederi în afara legii și inutile, rezultate din neînțelegerea mecanismelor examinării unei cereri de înregistrare marcă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, mai trebuie precizat faptul că, în cadrul Serviciului Mărci din OSIM examinarea preliminară este efectuată doar din punct de vedere formal și, în nici un caz, nu se face examinarea distinctivității mărcii, așa cum se sugerează în al doilea paragraf al pct. 9 al instrucțiunii. Distinctivitatea mărcii iși are sediul materiei în art. 5 din lege și este un atribut al examinării de fond. Se face însă o confuzie gravă între distinctivitatea mărcii și disponibilitatea ei, dar acest aspect va fi tratat la analiza pct. 12.

Opinia Ministerului Economiei

Cu privire la punctul 9 din Instrucţiuni

Este adevarat că Legea nr. 84/1998, republicată nu prevede expres procedura de cercetare documentară. Procedura a fost introdusă de OSIM pentru a facilita aplicarea art. 2 din Lege, respectiv pentru a evita posibilitatea ca marca, a cărei protecţie este solicitată să fie confundată cu o alta marcă existentă identică.  În plus, OSIM a vizat să deţina o procedură similară cu cea a OHIM, respectiv cea prevăzută la norma 5a din Regulamentul 2868/95.

Pe de altă parte, apreciem că înştiinţarea titularului unei mărci identice este oportună pentru preîntâmpinarea unor viitoare litigii, cât şi pentru punerea în aplicare a art. 8 şi 36 din Legea nr. 84/1998,republicată.

Considerăm că OSIM îşi poate introduce orice formă de verificare pentru analiza corectă a unei cereri de marcă.

Comentariul meu:

Începând cu acest punct al instrucțiunii se poate spune că începem să intrăm în specialitate, sa fie necesară "știința de carte" de care vorbeam zilele trecute. Nu-ți trebuie însă prea multă știință de carte ca să-ți pui o întrebare: dacă legea nu prevede, nu numai expres, nu prevede și gata, procedura cercetării documentare, atunci în ce bază OSIM o introduce în procedura de înregistrare marcă? În loc ca această întrebare onorabilii consilieri ai ministerului, autori ai răspunsului analizat, să o fi adresat celor care au elaborat, semnat și implementat Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012, în același spirit de solidaritate de grup pe care l-am mai întâlnit, domniile lor au elaborat ei înșiși o scuză pentru această încălcare de lege: "Procedura a fost introdusă de OSIM pentru a facilita aplicarea art. 2 din Lege, respectiv pentru a evita posibilitatea ca marca, a cărei protecţie este solicitată să fie confundată cu o alta marcă existentă identică." Când scuza pentru o neregulă vine de la cel pus să cerceteze acea nereguă, nu poți decât să rămâi mut. Și în aceste clipe de liniște îmi vine în minte replica lui Finteșteanu (Ianke) în Take, Ianke și Cadir:  "Ștrul al tău e  de  nasul fetei mele?"(Actul I, Scena 15). Și, schimbând registrul, vine și răspunsul "Ehe, mâncatul ăsta nu-i așa de simplu cum crede lumea..." (spotul publicitar cu Matache măcelarul). Dar nici articolul 2 din lege! Tocmai din cauză că nu-i așa de simplu cum crede lumea, toată instrucțiunea s-a îmbolnăvit de el. Nimeni, în peste o sută de ani de experiență mondială de examinare de mărci, nu a găsit vreodată riscul de confuzie în definiția mărcii. Cei care au elaborat răspunsul ministerului l-au găsit chiar mai repede decât cei care au elaborat Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012! În fapt au picat mai repede în aceeași greșală, care s-a propagat până în hotărârile Comisiei de Contestații a OSIM. Stânjenitor pentru că sunt chestiuni elementare. Definiția mărcii, oriunde în lumea aceasta, deci si în legea noastră, conține EXCLUSIV condiția de distinctivitate, care ține de marca în sine și nu prin raportare la alte mărci. Vă recomand Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina Lex, 1996, Viorel Ros, Octavia Spineanu-Matei, Dragos Bogdan; Dreptul proprietatii intelectuale, Dreptul proprietatii industriale, Marcile si indicatiile geografice, Editura All Beck, 2003 sau Current Trade Mark Practice, Part C: Opposition, section 2: Identity and likelihood of confusion, chapter 4: Distinctiveness. Convingerea mea este că toate acestea au fost studiate, numai că autorii citați, sau anonimi in cazul Current Trade Mark Practice, nu s-au făcut bine înțeleși. Nu-i nimic. În curând instanțele care vor analiza hotărârile OSIM, date sub lumina Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012, vor face ca aceste lucruri legate de distinctivitate să fie mai bine înțelese, cel puțin pentru o bătrânețe liniștită pentru unii dintre noi.

După cum se știe, imitația nu are valoare! Asa că încercarea preluării modelului OHIM, prin prevederile Instrucțiunii de serviciu nr. 5/2012 nu face excepție de la regulă. À propros, cu puțin mai multă atenție s-ar fi descoperit că Regula (nu normă!) 5a din Regulamentul de implementare a Regulamentului Mărcii Comunitare No 2868/95, modificat și el în 2009, nu ea reglementează procedura cercetării documentare ce se vrea copiată, ci Articolul 38 (fostul 39) chiar din Regulamentul Mărcii Comunitare. Important este că această procedură a cercetării documentare a fost invalidată de studiul elaborat de Institutul Max Plank și, pe cale de consecință, Articolul 38 urmează să fie abrogat în noua versiune a Regulamentului Mărcii Comunitare care așteaptă să fie adoptat în curând, odată cu noua Directivă. Mai trebuie precizat ceva ce face să crească și mai mult non-valoarea imitației introdusă de Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012. După hotărârea luată în toamna lui 2008 (furtunoasă ședință!), cercetarea documentară efectuată de OHIM se face în baza de mărci comunitare, cu un cost inclus în taxa de înregistrare, și contra cost și la cererea solicitantului în bazele oficiilor din țările membre, semnatarii instrucțiunii știind bine acest lucru pentru că OSIM a câștigat de la aderare și până în prezent circa 1,4 milioane euro din aceste cercetări. Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012 stabilește că OSIM are o situație financiară mai favorabilă decât OHIM si decide să se facă totul gratis. Îmi amintesc ce dezbatere încrâncenată a fost în 2009 când cineva dorea ca OSIM să-și publice pe net toată baza de mărci. Tot gratis! Atunci nu s-a reușit. Intre timp s-a publicat totuși, a mai apărut și TmView, care conține și toată baza noastă la zi, doar suntem stat membru. Dar tot nu a fost suficient, pentru că cineva trebuia să facă și munca de cercetare tot gratis. Și așa ajungem la Instrucțiunea de serviciu nr. 5/2012.

Nu prea înțeleg ce au art. 8 și 36 cu înștiințarea titularului unei mărci identice, dar stau și mă întreb cât va mai dura până când acești titulari, înștiințați acum și cu binecuvântarea ministerului, vor reacționa și vor acționa și ei înșiși în instanță OSIM-ul, pentru utilizarea fără nici un drept a mărcii lor, așa ca să aibă și art.36 o utilizare. De asemenea mă întreb cât va mai dura până când Curtea de Conturi va începe să pună întrebări despre temeiul legal prin care s-au cheltuit și se mai cheltuiesc încă banii publici.

Sigur că OSIM poate să-și impună diverse standarde de calitate, numai că aceste trebuie să fie și LEGALE. Altfel, sunt doar abuzuri. Scumpe, foarte scumpe.